Die Anmeldung einer Marke setzt voraus, dass keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Wann dies der Fall ist, regelt bei deutschen Marken § 8 MarkenG und bei europäischen Unionsmarken Art. 7 UMV.
-
Seit über fünfzehn Jahren beraten wir bundesweit Unternehmen in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz, IT-Recht und Medienrecht. Nutzen Sie unsere kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung.
Inhaltsübersicht
1. Was ist eine Marke und was kann ich mit ihr schützen?
2. Was sind absolute Schutzhindernisse?
3. Die Marke lässt sich nicht grafisch darstellen
4. Der Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft
a. Beurteilung der Marke als Gesamtheit ohne analysierende Betrachtung
b. Unterscheidungskraft ist für jede Ware und Dienstleistung gesondert zu beurteilen
c. Beispiele zu fehlender Unterscheidungskraft von Marken
– Beispiel 1: St. Pauli Girl
– Beispiel 2: Bro-Secco
– Beispiel 3: grillstar
– Beispiel 4: Malle
– Beispiel 5: Fucking Awesome
– Beispiel 6: Polaroid Sofortbilder
– Beispiel 7: Akronyme, Abkürzungen
5. Die Marke besteht aus rein beschreibenden Angaben
a. Bekanntheitsgrad
b. Abwandlung
c. Kombination
6. Die Marke besteht aus einer Gattungsbezeichnung
7. Die Marke besitzt Täuschungsgefahr
8. Sonstige absolute Schutzhindernisse
Direkt zur Markenanmeldung inkl. FAQ und Preisen
1. Was ist eine Marke und was kann ich mit ihr schützen?
Grundsätzlich kann jedes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, als Marke eingetragen und damit rechtlich geschützt werden. Ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) bzw. des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) darf nur noch der Markeninhaber das geschützte Zeichen markenmäßig im Geschäftsverkehr verwenden.
Marken können aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, dreidimensionalen Gegenständen, akustischen Signalen, aber auch aus den sogenannten sonstigen Markenformen, wie dem Geruch, dem Geschmack oder der Haptik von Dingen bestehen. Je nachdem spricht man dann von Wortmarken, Bildmarken, Dreidimensionalen Marken oder Hörmarken usw.
2. Was sind absolute Schutzhindernisse?
Bevor das Markenamt auf Antrag des Anmelders eine neue Marke einträgt, prüft es von Amts wegen, ob ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis vorliegt. Ist dies der Fall, wird die Eintragung der Marke verweigert.
3. Die Marke lässt sich nicht grafisch darstellen (§ 8 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 a) UMV i.V.m. Art 4 UMV)
Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit einer Marke erscheint zunächst trivial. Da allerdings wie bereits erwähnt auch Hörmarken (= akustische Signale), Farbmarken und die sogenannten sonstigen Markenformen, also zum Beispiel Geruchsmarken, Geschmacksmarken oder Tastmarken schutzfähig sind, stellt sich dem Antragsteller hier eventuell bereits ein erstes Problem.
Im Kern kommt es darauf an, dass eine unverwechselbare zweidimensionale Wiedergabe der Marke dadurch möglich ist, dass sie durch ein anerkanntes System von Schriftzeichen darstellbar ist. Dazu gehören zum Beispiel mathematische Funktionen, chemische Formeln, Notenbilder, Sonagramme, Farbmuster oder ein Farbklassifikationssystem.
Einzelheiten hinsichtlich der grafischen Darstellung regelt in Bezug auf das DPMA die Markenverordnung.
Beispiel für eine Farbmarke:
zinkgelb (RAL 1018), geschützt von Kärcher für Hochdruckreiniger
Beispiel für eine Hörmarke:
DE 30004649: Erkennungsmelodie eines deutschen TV-Senders
Beispiel für eine abgelehnte Geruchsmarke:
Der Geruch von Honig aus Nektar von Besenheideblüten auf Golfbällen kann mangels hinreichender Bestimmtheit nicht als Geruchsmarke eingetragen werden (BPatG, Beschluss vom 29.09.2023, 29 W (pat) 515/21).
4. Der Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV)
Eine der wichtigsten Funktionen von Marken ist es, dass der angesprochene Personenkreis einen Rückschluss auf die Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung ziehen kann, wenn er die Marke sinnlich wahrnimmt. Der Verkehr soll gerade aufgrund der Marke in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen des Markenverwenders von denen anderer Anbieter zu unterscheiden.
Der Bundesgerichtshof beschreibt die Anforderungen in ständiger Rechtsprechung wie folgt:
„Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (BGH, Beschluss vom 22.07.2021, Az. I ZB 16/20 – NJW-Orange).
Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.“ (BGH, Beschluss vom 17.10.2013, Az. I ZB 11/13 – grill meister).
a. Beurteilung der Marke als Gesamtheit ohne analysierende Betrachtung
Der Verkehr wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, Beschluss vom 21.12.2011, Az. I ZB 56/09 – Link economy). Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. EuGH, Urteil vom 16.09.2004, Az. C-329/02).
Bei der Beurteilung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehen keine unterschiedlichen Maßstäbe für Waren- und Dienstleistungsmarken (BGH, Beschluss vom 15.05.2014, Az. I ZB 29/13 – DüsseldorfCongress).
Die früheren Sonderregeln für Slogans und sloganartige Wortfolgen wurden aufgehoben. Registrierungen von (nahezu ausschließlich) beschreibenden Slogans werden in der Praxis von den Markenämtern allerdings häufig wegen rein werberischen Charakters abgelehnt.
Dreidimensionale Marken (3D-Marken), die aus einer Waren- oder Verpackungsform bestehen, weisen Unterscheidungskraft auf, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen (EuGH, Urteil vom 12.12.2019, Az. C-783/18 P – Glasamphore; ebenso EuG, Beschluss vom 02.06.2021, Az. T-365/20 für Positionsmarken und Oberflächengestaltungen). Weist das Markenamt die Anmeldung einer 3D-Marke wegen mangelnder Abweichung von der Üblichkeit in der betreffenden Branche ab, muss es die behauptete Üblichkeit im Rahmen der Amtsermittlung nachweisen. Ohne Nachweis muss der Anmelder keine konkreten und fundierten Beweisanzeichen vorlegen, aus denen sich ergibt, dass das Zeichen Unterscheidungskraft besitzt (EuG, Urteil vom 16.12.2020, Az. T-118/20 – Verpackungsform).
Die obigen BGH-Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen. Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen. Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen. Danach ist davon auszugehen, dass abstrakten Farbmarken die erforderliche Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Bei solchen Marken ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Solche Umstände, die für die Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sprechen, können darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (BGH, Beschluss vom 22.07.2021, Az. I ZB 16/20 – NJW-Orange; BGH, Beschluss vom 21.07.2016, Az. I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot).
b. Unterscheidungskraft ist für jede Ware und Dienstleistung gesondert zu beurteilen
Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Der Maßstab, der an Mainstreamverbrauchsgüter angelegt wird, ist deshalb ein anderer als der für Spezialprodukte, die sich beispielsweise nur an Fachkunden aus einem bestimmten Industriezweig richten. Abzustellen ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.
„Trotz des anzuwendenden großzügigen Maßstabs fehlt den Wortbestandteilen einer Marke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Wortkombination kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.“ (vgl. BGH, Beschluss vom 22.01.2009, Az. I ZB 52/08 – DeutschlandCard)
c. Beispiele zu fehlender Unterscheidungskraft von Marken
Nachfolgend finden Sie exemplarische Beispiele, in denen sich die Rechtsprechung mit fehlender Unterscheidungskraft von Marken beschäftigt hat.
– Beispiel 1: BGH, Beschluss vom 08.12.1999, Az. I ZB 25/97 – St. Pauli Girl
Ein Unternehmen beantragte die Registrierung der folgenden Bildmarke für „Bier, alkoholfreies Bier, alkoholarmes Bier“. Es handelt sich um die Übertragung der Worte „St. Pauli Girl“ in chinesische Schriftzeichen.
Das DPMA verweigerte die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft, was vom BGH bestätigt wurde. Eine Marke sei nur dann dazu geeignet, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden, wenn sich der Adressat das Zeichen einigermaßen gut merken könne. Dies setze ein Mindestmaß an Einprägsamkeit voraus, die ein unverzichtbarer Bestandteil der Unterscheidungskraft sei. Da in Deutschland kaum jemand chinesische Schriftzeichen lesen könne, falle es den Adressaten umso schwerer, sich eine solche Zeichenabfolge einzuprägen, je umfangreicher diese ist. Für Deutsche werde vorliegend einfach die Assoziation „fernöstliche Schrift“ geweckt. Für fremde Symbole und Schriftzeichen bedeutet dies, dass sie möglichst kurz gehalten werden sollten, damit es Verbrauchern leichter fällt, eine gedankliche Verknüpfung zwischen Bildmarke und Produkt herzustellen (BGH, Beschluss vom 08.12.1999, Az. I ZB 25/97 – St. Pauli Girl).
Beispiel 2: BPatG, Beschluss vom 12.08.2019 – 26 W (pat) 25/14 – Bro-Secco
Bei der Wortmarke „Bro-Secco“, die zunächst für
„Biere; kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (Nizza Klasse 32)
sowie
„alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ (Nizza Klasse 33)
registriert worden war, bestand bereits zum Anmeldezeitpunkt das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Marke war daher zu löschen (BPatG, Beschluss vom 12.08.2019, Az. 26 W (pat) 25/14 – Bro-Secco).
Beispiel 3: OLG Hamm, Urteil vom 04.08.2015, Az. 4 U 119/14 – grillstar
Dem Wortbestandteil „grillstar“ fehlt für Waren / Dienstleistungen im Grillbereich jegliche Unterscheidungskraft, da er insoweit eine rein beschreibende werbliche Anpreisung darstellt (OLG Hamm, Urteil vom 04.08.2015, Az. 4 U 119/14 – grillstar).
Beispiel 4: EuGH, Beschluss vom 17.06.2022, Az. C-145/22 P – Malle
Die früher für Abmahnungen genutzte Wortmarke „Malle“ (zur Registereintragung) wurde nach langen Auseinandersetzungen in letzter Instanz durch den Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt (EuGH, Beschluss vom 17.06.2022, Az. C-145/22 P).
Beispiel 5: EuG, Urteil vom 15.03.2023, Az. T-178/22 – Fucking Awesome
Die für Waren der Klassen 09, 18, 25 und 28 erfolgte Anmeldung der Wortmarke „FUCKING AWESOME“ wurde wegen fehlender Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV zurückgewiesen. Zwar liege kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung vor (Art. 7 Abs. 1 lit. f UMV). Der englischsprachige Verkehr verstehe den Ausdruck „FUCKING AWESOME“ aber ausschließlich als positive, etwas vulgäre Werbeaussage. Das Zeichen preise lediglich die herausragende Qualität der Produkte an, werde aber nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft bestimmter Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen (EuG, Urteil vom 15.03.2023, Az. T-178/22 – Fucking Awesome).
Beispiel 6: EuG, Urteil vom 07.02.2024, Az. T‑591/22 – Polaroid
Die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 11, 25 und 40 angemeldete Bildmarke
wurde wegen fehlender Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV gelöscht. Das Markenrecht der Europäischen Union biete keine Grundlage für ein zeitlich unbefristetes Monopol auf simple geometrische Formen, hier quadratische Sofortbilder (EuG, Urteil vom 07.02.2024, Az. T‑591/22 – Polaroid).
Beispiel 7: Abkürzungen und Akronyme
Bei nicht unterscheidungskräftigen Wortbegriffen hilft häufig eine grafische Ausgestaltung dabei, zumindest Eintragung als Wort-/Bildmarke zu erreichen. Dafür muss der grafische Anteil der Wort-/Bildmarke aber selbst ausreichend unterscheidungskräftig sein. Ist dies nicht der Fall, läuft man Gefahr, dass (auch) die Anmeldung der Wort-/Bildmarke abgelehnt wird. Beachten Sie dazu unsere Übersicht zu den TOP 10 Rechtsirrtümern bei Markenanmeldungen.
Der nachfolgenden Buchstabenfolge wurde jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen.
Die Verbindung des Akronyms „WTZ“ mit dem restlichen Text durch Binnengroßschreibung und unterschiedliche Schriftfarbe sei keine ausreichende grafische Ausgestaltung, weil sie als Akronym einer in der Marke enthaltenen beschreibenden Wortfolge wirke (BPatG, Beschluss vom 21.02.2019, Az. 30 W (pat) 548/18).
Der Markenschutz von Akronymen ist seit jeher problematisch, was zu einer Vielzahl von Entscheidungen geführt hat. Im Grundsatz gilt, dass eine Abkürzung schutzunfähig ist, wenn der Verkehr ihre beschreibende Bedeutung kennt (Beispiel: „ABS“ für „Antiblockiersystem“). Eine Marke, die aus einem Akronym und dessen ausgeschriebener Form besteht, kann schutzunfähig sein, wenn das Akronym als Kürzel der Langform erkennbar ist und die Langform ihrerseits beschreibend ist (BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az. I ZR 10/09). Beispiele für schutzunfähige Akronyme:
- NAI Der Natur-Aktien-Index (EuGH, Urteil vom 15.03.2012, Az. C-90/11, C-91/11).
- EBD Evangelische Bank Deutschlands (BPatG, Beschluss vom 27.03.2017, Az. 25 W (pat) 11/15).
Teilweise gibt es hiervon Ausnahmen. So wurde beispielsweise eine schlichte, schwarz/weiß gehaltene Wort-/Bildmarke mit der Buchstabenfolge „DZX DEUTSCHER ZWEITMARKENINDEX“ als ausreichend unterscheidungskräftig eingestuft (BPatG, Beschluss vom 27.09.2018, Az. 25 W (pat) 41/17; siehe auch BPatG, Beschluss vom 14.01.2019, Az. 27 W (pat) 544/16). Die ältere Wortmarke „IAK-Institut für angewandte Kreativität“ konnte teilweise erfolgreich gegen die folgende Wort-/Bildmarke vorgehen, weil „Institut für angewandte Kreativität“ aus Sicht des Gerichts keinen beschreibenden Charakter aufwies (EuG, Urteil vom 24.09.2019, Az. T-497/18).
Zu beachten ist, dass sich die obigen Grundsätze nicht ohne weiteres auf relative Schutzhindernisse übertragbar sind (vgl. EuGH, Urteil vom 22.10.2015, Az. C-20/14 für „BGW“ vs. „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft„).
5. Die Marke besteht aus rein beschreibenden Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV)
In der Praxis scheitern Markenanmeldungen häufig wegen einem entgegenstehenden Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit. Alles, was zur Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, wird vom Markenamt besonders kritisch geprüft. Dazu zählen beispielsweise Bezeichnungen der Art, Beschaffenheit oder Menge, ebenso wie zu Zeit, Ort oder Methode der Herstellung.
Das Freihaltebedürfnis an einer beschreibenden Marke muss gerade für die konkreten Waren oder Dienstleistungen bestehen, für welche die Eintragung beantragt wird. Es ist also denkbar, dass eine Marke für ein Produkt A freigehalten werden muss, während sie für ein Produkt B registriert und damit monopolisiert werden kann.
Das Bedürfnis der Allgemeinheit an der freien Verwendung von beschreibenden Angaben hat grundsätzlich Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen des Einzelnen. Gestritten wird dabei stets um einen vernünftigen Ausgleich zwischen der unternehmerischen Freiheit des Einzelnen, ein bestimmtes Zeichen exklusiv seinem Produkt zuweisen zu lassen, und der Freiheit aller Übrigen, dieses Zeichen weiter benutzen zu dürfen.
Beispiel: Man stelle sich vor, eine Molkerei hätte sich die Wortmarken „fettarm“ und „entrahmt“ schützen lassen. Für sämtliche Konkurrenten der Molkerei wäre es in der Folge kaum mehr möglich, Produkte dieser Kategorie sinnvoll zu bezeichnen und erfolgreich zu vermarkten. Die Konsequenz wäre eine monopolartige Stellung. Besonders offenkundig wird die Problematik, wenn man sich einen Bereich vorstellt, der naturgemäß nur eine begrenzte Zahl von Alternativen zur Verfügung hat, etwa Farbmarken.
Ein Freihaltebedürfnis besteht nicht erst dann, wenn die beschreibende Verwendung einer Herkunftsangabe bereits feststellbar ist, sondern schon dann, wenn diese Angabe für eine solche Verwendung nur geeignet ist. Geschützt wird also auch die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Die Markenämter und Gerichte treffen insofern stets auch eine Prognoseentscheidung. Löschungsreif im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke nur, wenn sie sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung schutzunfähig war (BPatG, Beschluss vom 28.01.2022, Az. 25 W (pat) 19/21 – Schulkreide).
Wichtig: Bei Unionsmarken ist das EUIPO verpflichtet, die Markenanmeldung schon dann zurückzuweisen, wenn das Eintragungshindernis nur in Bezug auf einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der EU vorliegt, Art. 7 Abs. 2 UMV. Diese Verkehrskreise lassen sich unter anderem anhand von Sprachkenntnissen bestimmen. Die Eintragung einer Unionsmarke ist bereits dann abzulehnen, wenn sie nur in einer der Amtssprachen der Union beschreibend ist (vgl. EUIPO, Erste Beschwerdekammer, Entscheidung vom 21.09.2022, Az. R 995/2022-1). Auch der türkischsprachige Verkehr stellt einen nicht unwesentlichen Teil der Verbraucher in der EU dar (EuG, Urteil vom 26.07.2023, Az. T-315/22 – SÜTAT).
Marken, die aus beschreibenden Angaben bestehen, sind nur unter engen Grenzen schutzfähig:
a. Bekanntheitsgrad
Nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann ein absolutes Schutzhindernis überwunden werden, wenn eine Bezeichnung in den beteiligten Verkehrskreisen eine Verkehrsdurchsetzung als Marke erlangt hat („secondary meaning“). Der Bekanntheitsgrad muss bei den Nachfragern so hoch sein, dass er den Bekanntheitsgrad der eigentlichen Bedeutung übersteigt (z.B. den einer geografischen Bezeichnung, vgl. „Selters“).
b. Abwandlung
Als Abwandlung kommen Marken in Frage, die an beschreibende Angaben angelehnt sind (z.B. „Polyestra“ statt „Polyester“, „Schorli“ statt „Schorle“ oder „FITAMIN“ statt „Fit“ und „Vitamin“, vgl. BPatG, Beschluss vom 20.07.2022, Az. 26 W (pat) 521/20).
Entscheidend ist, ob es sich um eine schutzfähige Abwandlung handelt. Das Zeichen muss sich durch die Abwandlung weit genug von einem rein beschreibenden Charakter entfernen. Naturgemäß gibt es für die rechtliche Beurteilung keine festen Grenzen.
Bereits der Austausch oder das Hinzufügen eines einzigen Buchstabens kann den Wortcharakter eines Zeichens so entscheidend verändern, dass nicht mehr von einer ohne weiteres erkennbaren, eng angelehnten Abwandlung einer freizuhaltenden Angabe gesprochen werden kann. Die Wortmarke „Swensor“ ist z.B. für Druckmesszellen (Sensoren) eintragungsfähig (BPatG Mitt 1987, 220 – Swensor).
Auf der anderen Seiten stehen Fehler im Wortelement einer Marke (Grammatikfehler, Weglassen eines Leerzeichens, Rechtschreibfehler), die optisch kaum sowie phonetisch nicht wahrgenommen werden, dem beschreibenden Charakter nicht entgegen (vgl. EuG, Urteil vom 26.07.2023, Az. T-315/22 – SÜTAT).
Sehr beliebt sind auch fremdsprachige Angaben. Hier ergibt sich ein weiterer Spielraum, da der jeweils angesprochene Verkehrskreis maßgeblich ist. Fremdsprachige Begriffe, die nach ihrer originären Bedeutung beschreibenden Charakter haben, können trotzdem eintragungsfähig sein, wenn sie im inländischen Verkehr als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen beurteilt werden. Als eintragungsfähig beurteilt wurde beispielsweise die Wortmarke „SNUGGLEDOWN“ (aus dem Englischen: „to snuggle down in sth.“ – „sich in etwas kuscheln“) für „Möbel, Kopfkissen, Kissen“ (BPatGE 31, 188).
c. Kombination
In Bezug auf Wortmarken führt die Kombination schutzunfähiger Worte nicht einer Schutzfähigkeit des Gesamtbegriffs, sofern durch die Kombination kein neuer Bedeutungsgehalt oder ein fantasievolles Ganzes entsteht.
Beispiel: Bei dem für verschiedene Waren und Dienstleistungen in den Nizza Klassen 7, 9, 12 und 42 angemeldeten Begriff smart2future handelt es sich zwar um eine Wortneuschöpfung. Es fehlt aber an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und hinreichend weit von der Sachangabe wegführen (vgl. BPatG, Beschluss vom 14.07.2021, Az. 25 W (pat) 48/21 – smart2future).
Auf Wort-/Bildmarken übertragen bedeutet dies, dass beispielsweise auch eine Anordnung von Wörtern übereinander oder die Darstellung des Textes in einer gängigen Schriftart nicht zur Eintragungsfähigkeit führt.
Eine Kombination aus Wort- und Bildelementen ist nicht eintragungsfähig, wenn die Worte in Bezug auf die in der Markenanmeldung angegebenen Produkte rein beschreibenden Charakter aufweisen und grafisch bloß verkehrsübliche Bildelementen verwendet werden (vgl. EuG, Urteil vom 05.10.2022, Az. T-802/21 – JUST ORGANIC).
Marken, die aus unterscheidungskräftigen und rein beschreibenden Angaben zusammengesetzt sind, (z.B. „Ratiopharm-direkt-Heparin“ für heparinhaltige Salben oder „Beck’s Light“ für Bier), sind dagegen eintragungsfähig.
6. Die Marke besteht aus einer Gattungsbezeichnung
Als absolute Schutzhindernisse gelten ferner Marken, bei denen es sich im Anmeldezeitpunkt um reine Gattungsbezeichnungen handelt (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d) UMV). Nachträglich zur Gattungsbezeichnung gewordene Marken können allenfalls über die Regeln des Verfalls gelöscht werden (vgl. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
7. Die Marke besitzt Täuschungsgefahr
Täuschungsgefahr im hiesigen Sinne ist weder mit markenrechtlicher Verwechslungsgefahr gleichzusetzen noch mit wettbewerbsrechtlicher Irreführungsgefahr.
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG (vgl. Art. 7 Abs. 1 g) UMV für Unionsmarken) sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst, d.h. die im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen irreführenden Angaben müssen aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke an sich folgen und sich nicht etwa erst in Verbindung mit anderen Umständen, wie der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders oder einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr, ergeben (vgl. BGH, Beschluss vom 17.10.2013, Az. I ZB 11/13 – grill meister).
Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird. Ist für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor. Maßgeblich ist die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl. BGH, Beschluss vom 17.10.2013, Az. I ZB 11/13 – grill meister). Maßgeblich ist die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Gemäß § 7 Abs. 3 MarkenG kann die Anmeldung nur dann wegen Täuschungsgefahr zurückgewiesen werden, wenn die Eignung zur Täuschung „ersichtlich“ ist.
Beispiel: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zur Täuschung geeignet, wenn sie das Symbol ® („R im Kreis“) enthält und dieses nur einem Bestandteil der Marke zugeordnet ist, für den kein gesonderter markenrechtlicher Schutz besteht (Schutzhindernis bejaht z.B. von BPatG, Beschluss vom 14.09.2022, Az. 29 W (pat) 559/19 für die nachstehende Grafik, die als Wort-/Bildmarke angemeldet worden war).
8. Sonstige absolute Schutzhindernisse
Selbstverständlich ist darüber hinaus der freie und faire Wettbewerb auch vor missbräuchlichen Formen des Gebrauchs von Marken geschützt. Nicht eintragbar sind danach:
- Ordnungswidrige und sittenwidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 f) UMV)
Beispiele: Der Anmeldung des Namens des kolumbianischen Drogenbosses „Pablo Escobar“ als Wortmarke wurde abgelehnt wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (EuG, Urteil vom 17.04.2024, Az. T-255/23). Aus dem gleichen Grund wurde die Anmeldung einer Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „COVIDIOT“ abgelehnt. Die Marke verlache in einem kommerziellen Kontext eine der tödlichsten und zerstörerischsten Pandemien und trivialisiert damit eine allgemein bekannte Tragödie. Außerdem fehle der Marke das nötige Mindestmaß an Unterscheidungskraft (EUIPO, Beschluss vom 16.05.2024, Az. R0260/2021-G). - Staatliche Hoheitszeichen und kommunale Wappen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 i) UMV)
- Amtliche Prüf- oder Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)
- Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG)
- Gesetzwidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)
- Bösgläubig angemeldete Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 14)
Wir melden Ihr Zeichen als Marke an. Nutzen Sie unsere Onlineformulare.
Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres Referendars Benjamin Schaum erstellt.
